De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 4 december 2020 de rechtsbescherming van de handelsnaam besproken.

Uitgangspunten van de regeling van de bescherming van handelsnamen

De bescherming van handelsnamen is geregeld in de uit 1921 stammende Handelsnaamwet (Hnw).

Onder handelsnaam verstaat deze wet ‘de naam waaronder een onderneming wordt gedreven’ (art. 1 Hnw).

Art. 5 Hnw luidt als volgt:

“Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.”

Aangenomen wordt dat het artikel primair de belangen van de oudste gebruiker beschermt, maar tevens waakt tegen misleiding van het publiek wegens verwarring tussen twee ondernemingen.

Het verbod van art. 5 Hnw geldt alleen voor zover verwarring te vrezen is.

Het criterium verwarringsgevaar bepaalt daarmee de beschermingsomvang van het recht op de handelsnaam.

De vraag die in deze zaak voorligt is of in het geval de oudste handelsnaam een beschrijvende handelsnaam is, verwarringsgevaar behalve een noodzakelijke ook een voldoende voorwaarde is om die handelsnaam op grond van de Handelsnaamwet te beschermen.

Deze wet bevat in de kern een casuïstisch verbodsstelsel: zij verbiedt het voeren van handelsnamen die in bepaalde opzichten misleidend (art. 3, 4 en 5b Hnw) of verwarringwekkend zijn (art. 5 en 5a Hnw).

Zowel de houder van de oudere handelsnaam als het publiek worden daardoor beschermd.

De wet voorziet in privaatrechtelijke handhaving.

Iedere belanghebbende (zoals de houder van een oudere handelsnaam) kan de kantonrechter verzoeken om degene die een verboden handelsnaam voert, ertoe te veroordelen daarin zodanige door de rechter te bepalen wijziging aan te brengen, dat de gestelde onrechtmatigheid wordt opgeheven (art. 6 lid 1 Hnw).

Het voeren van een handelsnaam in strijd met deze wet vormt een overtreding (art. 7 leden 1 en 2 Hnw).

Strafrechtelijke handhaving vindt al geruime tijd niet meer plaats.

De bescherming van handelsnamen wordt, ook op het internationale vlak, gerekend tot het domein van de intellectuele eigendom, maar is daarvan wat je zou kunnen noemen een light versie.

Kenmerkend voor andere wetten en verdragen op het terrein van de intellectuele eigendom is dat zij exclusieve rechten toekennen aan IE-rechthebbenden en dat zij de inhoud van die rechten – als inperkingen van het beginsel van de vrije concurrentie – min of meer nauwkeurig omlijnen.

De Handelsnaamwet stelt geen formele eisen aan de handelsnaam (vgl. art. 1 Hnw).

Hierin schuilt een kenmerkend verschil met het merkenrecht, dat slechts bescherming toekent aan als zodanig ingeschreven merken, die de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen.

Merken die elk onderscheidend vermogen missen worden niet ingeschreven, respectievelijk nietig verklaard.

De door de Handelsnaamwet geboden bescherming is vergeleken met een merkrecht laagdrempelig: inschrijving en instandhouding daarvan is niet nodig en daarvoor hoeven dus ook geen kosten te worden gemaakt.

De consequentie van het ontbreken van exclusiviteit op een gevoerde handelsnaam is dat verschillende (rechts)personen tegelijk aanspraak kunnen maken op het voeren van dezelfde of een nagenoeg gelijkluidende handelsnaam.

Het criterium van verwarringsgevaar

Het (enige) criterium voor een verbod op grond van art. 5 Hnw is verwarringsgevaar.

Dit criterium bestaat goed beschouwd uit twee elementen: (i) een bij het publiek dreigende verwarring tussen de betrokken ondernemingen en (ii) causaal verband tussen die dreigende verwarring en het voeren van de verboden handelsnaam (‘dientengevolge’).

Het eerste element, de dreigende verwarring, omvat zowel gevallen van ‘direct verwarringsgevaar’ (waarin het publiek de ene onderneming voor de andere houdt) als gevallen van ‘indirect verwarringsgevaar’ (waarin het publiek de ondernemingen met elkaar associeert zonder hen te vereenzelvigen, bijvoorbeeld door aan te nemen dat de ondernemingen aan elkaar gelieerd zijn).

Daadwerkelijke verwarring is in geen van beide gevallen vereist; de aanwezigheid van verwarringsgevaar volstaat.

Voor het aannemen van verwarringsgevaar is niet voldoende dat de handelsnamen identiek zijn of gelijkenis vertonen (wat art. 5 Hnw óók vereist).

Waar het om gaat, is of het relevante publiek de betrokken ondernemingen met elkaar dreigt te verwarren of associëren.

Dit bleek al uit een arrest uit de beginjaren van de Handelsnaamwet, waarin het ging om twee hotels in Rotterdam die ieder de naam ‘Hotel Central’ droegen. De Hoge Raad liet het oordeel van de rechtbank in stand, dat inhield dat verwarringsgevaar ontbrak omdat de hotels ‘van zeer verschillend gehalte’ waren (“het eene een eenvoudig burgerlogement gehouden in een bovenhuis aan een weinig aanzienlijke straat, het andere een groot geheel modern ingericht hotel aan een hoofdstraat”), en dat een eventuele verwarring bij het publiek niet van blijvende aard kon zijn.

Het tweede element van de verwarringstoets, het causaliteitsvereiste, speelt in de rechtspraak een minder zichtbare rol.

In de vakliteratuur wordt aangenomen dat art. 5 Hnw geen toepassing vindt, indien verwarringsgevaar aanwezig is dat is toe te schrijven aan degene die de handelsnaam als eerste voerde, bijvoorbeeld omdat deze een onvoldoende onderscheidende handelsnaam heeft gekozen dan wel de aard of vestigingsplaats van zijn onderneming heeft gewijzigd, waardoor verwarring is ontstaan met een gelijknamige, aanvankelijk andersoortige of elders werkzame onderneming.

Men kan hierin een toepassing zien van het causale element van de verwarringstoets: het verwarringsgevaar is niet ‘dientengevolge’ ontstaan (als bedoeld in art. 5 Hnw), namelijk niet ten gevolge van het verwarringwekkend gebruik van een overeenstemmende handelsnaam door de concurrent, maar door toedoen van de ouder gerechtigde zelf.

Zo kan dus reeds op grond van de tekst van art. 5 Hnw aan een oudere handelsnaam bescherming worden ontzegd indien het gebruik van een nieuwe handelsnaam weliswaar leidt tot verwarringsgevaar, maar dit is toe te rekenen aan de aard van de handelsnaam die de ouder gerechtigde voert.

Art. 5 Hnw noemt daarnaast twee – niet als limitatief of imperatief bedoelde – gezichtspunten die een rol kunnen spelen bij de beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar.

In de kern gaat het erom of de werkingssferen van de twee ondernemingen overlappen.

Het eerste element betreft de aard van de ondernemingen.

Hoe meer de ondernemingsactiviteiten verwant zijn, hoe groter de kans op verwarringsgevaar is. Het tweede in art. 5 Hnw genoemde gezichtspunt betreft de vestigingsplaats(en) van de betrokken ondernemingen.

De wetgever lijkt, bij wijze van ideaaltype, te zijn uitgegaan van de situatie waarin ondernemingen slechts lokale bekendheid genieten in of rondom hun vestigingsplaats.

Enkele vroege arresten van de Hoge Raad getuigen van diezelfde, toen kennelijk vanzelfsprekend geachte benadering, waarin de handelsnaam een geografisch afgebakend beschermingsbereik heeft.

Verwarringsgevaar deed zich in de visie van de wetgever slechts voor in een specifieke context, binnen een naar plaats en aard van de betrokken ondernemingen beperkte kring.

De rechtspraak kent voorbeelden waarbij een geschil over een handelsnaam is ontstaan naar aanleiding van de wijziging van de vestigingsplaats van een bedrijf.

Door de opkomst van internet is de vestigingsplaats minder belangrijk dan voorheen. De geografische actieradius van ondernemingen is een stuk groter geworden. Dat vergroot op zichzelf de kans op verwarring tussen handelsnamen. Toch zijn er nog steeds veel ondernemingen, met name zij die off-line diensten verrichten, die een overwegend lokale of regionale klantenkring hebben.

Het belang van onderscheidend vermogen van een handelsnaam

In de vakliteratuur was van oudsher omstreden of en in hoeverre handelsnamen onderscheidend vermogen moeten hebben om voor bescherming op grond van de Handelsnaamwet in aanmerking te komen.

Enerzijds wordt erop gewezen dat de Handelsnaamwet dit vereiste niet stelt voor de geldigheid van een handelsnaam, anders dan het geval is voor een merkrecht. Handelsnamen die bestaan uit louter beschrijvende aanduidingen zijn als zodanig geldige handelsnamen.

Zij vallen niet a priori buiten de door art. 5 Hnw geboden bescherming.

Anderzijds wordt betoogd dat het vereiste van verwarringsgevaar, zoals neergelegd in art. 5 Hnw, impliceert dat de ingeroepen handelsnaam iets ‘eigens’ moet hebben, om tot verwarring bij het publiek te kunnen leiden.

Dat eigene kan ontstaan door bekendheid bij het publiek.

Inmiddels lijken beide visies door de heersende leer te zijn omarmd. Buiten kijf staat dat de Handelsnaamwet geen vereiste van onderscheidend vermogen stelt. Tegelijk is aanvaard dat de mate van onderscheidend vermogen van handelsnamen wel van invloed is op de beschermingsomvang ervan.

De eis van verwarringsgevaar impliceert dat het publiek de inbreukmakende handelsnaam herkent en (abusievelijk) associeert met het bedrijf van de houder van de oudere handelsnaam. Bij handelsnamen zonder onderscheidend vermogen zal in beginsel geen sprake kunnen zijn van een dergelijke herkenning en associatie. Ik zeg ‘in beginsel’, omdat denkbaar is dat handelsnamen die a priori ieder onderscheidend vermogen missen, in de loop der jaren alsnog een zodanige bekendheid bij het publiek kunnen verwerven, dat zij worden herkend en geassocieerd met een bepaalde onderneming.

Het omgekeerde verschijnsel komt ook voor: een handelsnaam die aanvankelijk iets ‘eigens’ had, kan in de loop der jaren tot het normale spraakgebruik gaan behoren (dus in taalkundige zin ingeburgerd raken: niet als naam, maar als beschrijvende aanduiding), waardoor zij haar aanvankelijk onderscheidende vermogen verliest.

In feite is dan sprake van verwatering waarin het probleem van monopolisering van de taal zich oplost. De beschikking Bouwcentrum uit 1987 biedt van het voorafgaande een voorbeeld.

De Hoge Raad verenigde zich met het oordeel van de rechtbank dat verwarringsgevaar ontbrak, omdat het woord ‘bouwcentrum’ dat beide partijen in hun handelsnaam voerden, vergeleken met de situatie in 1946 (toen het oudste ‘Bouwcentrum’ werd opgericht) tot het algemene spraakgebruik was gaan behoren. Gegeven die taalkundige ontwikkeling oordeelde de Hoge Raad dat het belang van Bouwcentrum om te kunnen optreden tegen handelsnamen waarin het woord ‘bouwcentrum’ voorkwam, moest wijken voor het belang van concurrenten die dat woord “in zijn algemeen gebruikelijk geworden betekenis in hun handelsnaam willen – en gezien de overige elementen van die naam: zonder verwarringsgevaar kunnen – opnemen”. Zo kunnen er in het ‘leven’ van een handelsnaam kantelpunten zijn.

Bekendheid bij het publiek is een voorwaarde voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen.

In dit verband wordt, naar analogie van het merkenrecht, wel gesproken van ‘inburgering’ genoemd. Voor inburgering op de markt is meer vereist dan een zekere bekendheid bij het publiek.

De beschrijvende handelsnaam

Met ‘beschrijvende handelsnaam’ wordt gedoeld op handelsnamen die geheel of ten dele bestaan uit woorden die kunnen dienen ter aanduiding van de aard van de onderneming of van de door haar verhandelde producten en/of diensten.

Sprekende voorbeelden zijn generieke aanduidingen als ‘bakkerij’, ‘café’ of ‘boekwinkel’.

Van oudsher is aanvaard dat zulke aanduidingen, voor zover zij deel uitmaken van een handelsnaam, niet voor handelsnaamrechtelijke bescherming in aanmerking komen.

De achterliggende gedachte is dat ‘monopolisering van de taal’ moet worden voorkomen.

Hiermee wordt bedoeld dat beschrijvende aanduidingen ter beschikking moeten staan aan alle ondernemers die deze nodig kunnen hebben ter aanduiding van hun onderneming en/of handelswaar.

Een (louter) beschrijvende handelsnaam heeft in beginsel geen onderscheidend vermogen, maar dat is niet per definitie het geval. Een beschrijvende handelsnaam kan namelijk door (intensief) gebruik een onderscheidend vermogen hebben verkregen.

Wilt u de gehele conclusie bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat ondernemingsrecht over het ondernemingsrecht, over het contractenrecht, over bestuurdersaansprakelijkheid, over aandeelhouders of over de uitstoting of uitkoop van aandeelhouders, over de geschillenregeling in het vennootschapsrecht, over een bedrijfsovername, of over een handelsnaam, belt u dan gerust onze advocaat ondernemingsrecht op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het vennootschapsrecht, het ondernemingsrecht of het contractenrecht, bezoek dan onze website over het ondernemingsrecht. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.